涉外贴牌加工是否侵犯商标权

宣判后，被告不服一审判决，提起上诉，二审法院判决维持原判。

案例4、奥达公司与华生公司侵害商标权纠纷案

2008年4月，恩平市奥达电子科技有限公司（以下简称“奥达公司”）经国 家工商行政管理总局商标局核准，受让了第1035905号“MACKIE”商标，该商标核定使用商品为第9类中的音像设备、扩音机、激光影碟机、卡拉OK机、音 箱、摄影电影用具及仪器、投影机、电影摄影机、电视摄像机、电声组合件。

东莞华生精密制品有限公司（以下简称“华生公司”）2011年10月委托他人向黄埔海关申报出口63个喇叭箱至美国西雅图。经黄埔海关检查发现，该批货物上有使用“MACKIE.”标识。黄埔海关经调查后作出行政处罚决定，内容为：没收上述涉案63个 喇叭箱并对华生公司处以罚款人民币8000元。

劳德技术有限公司（Loud Technologies Inc.，以下简称“劳德公司”）成立在美国华盛顿州，为“MACKIE.”美国注册商标的所有权人，核定使用商品为国际分类第9类中的电动立体声放大器及电动扬声器。华生公司生产、出口涉案产品的行为系根据与案外人劳德公司之间的定牌加工协议进行的，其从未在中国销售带有“MACKIE”商标的产品。

华生公司起诉到法院，要求确认没有侵犯奥达公司的商标权。

东莞市中级人民法院认为：华生公司的行为属于涉外定牌加工，判断该行为是否构成侵权，本院认为应综合考虑了以下因素：1.承揽方对境外委托方是否享有注册商标专用权或对授权许可是否已尽到必要的审查和注意义务。2.奥达公司注册商标的识别功能有无因华生公司的涉外贴牌加工行为受到损害。因为被控侵权产品并未在中国销售，被控侵权商标并未在中国市场发挥识别商品来源的功能，中国相关公众对该商品来源不会产生“混淆”或“误认”，且也没有证据显示奥达公司在中国的市场份额和竞争地位因此受到影响，因此，奥达公司注册商标的识别功能未因华生公司的涉外贴牌加工行为受到损害。综上，华生公司在涉外定牌加工行为中对劳德公司在境外享有商标权进行了必要的审查，且该行为未导致奥达公司在中国注册商标的识别功能受到损害，故华生公司的涉外定牌加工行为没有侵害奥达公司的注册商标专用权。

总结：通过以上四个典型案件的梳理我们可以得出以下几点结论：

案例1和案例2的一、二审判决发生在2005年—2007年，这两个案件中法院更加倾向于认为涉外贴牌加工行为构成侵犯商标权。在案例2中法院在判决中写道：即使授权生产，也构成侵权。理由是知识产权地域性的问题，即国外的商标权在国内没有约束力，国内生产的行为属于商标的使用行为，所以构成侵权。

案例3和案例4一二审判决发生在2010年—2013年，这两个案件中法院对于涉外贴牌加工是否属于侵犯商标权越来越慎重，不再仅仅考虑知识产权地域性的问题，而且考虑涉外贴牌加工的生产行为是否属于商标的使用行为。案例3中法院认为：原告定牌加工的商品未在我国国内销售，并未造成市场混淆，也未对被告造成影响及损失，不构成对被告商标权的侵害。案例4中法院认为：因为被控侵权产品并未在中国销售，被控侵权商标并未在中国市场发挥识别商品来源的功能，中国相关公众对该商品来源不会产生“混淆”或“误认”，且也没有证据显示奥达公司在中国的市场份额和竞争地位因此受到影响，因此，奥达公司注册商标的识别功能未因华生公司的涉外贴牌加工行为受到损害。

从这些判例我们可以看到法院对涉外贴牌加工是否构成侵犯商标权的问题上有一个很大的转变：在涉外贴牌加工关系中，如果国内的加工人能够证明自己已经就境外委托方是否享有商标权进行了必要的审查，并且贴牌商品全部销往境外的，法院不倾向于认定构成商标侵权。

这就不得不提到一个司法文件。最高人民法院在2009年发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中指出“认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”可以看出，最高院在涉外贴牌加工是否构成商标侵权过程中也是主张采取谨慎的态度，明确要求要考虑加工方师傅尽到了必要的审查注意义务。2009年以后，法院系统在涉外贴牌加工案件中考虑因素的变化应该与最高院司法政策的变化有关。

案例1、案例2与案例3、案例4最后判决的不同，主要原因在涉外贴牌加工生产、报关过程中加附商标标识的行为是否构成商标使用这个问题上认定不同。我国现行《商标法》第五十二条规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”属于侵犯注册商标专用权。但是何种行为属于“使用”却没有明确的规定。如果法院认为涉外贴牌加工行为中加附注册商标标识属于“商标使用”，就会判决构成侵犯商标权；反之，则不构成侵犯商标权。

本文认为：案例3、案例4中之所以法院认为不构成商标法规定的“使用”，是因为商标的作用在于标示商品来源，商品在我国国内没有进行任何交易，没有接触消费者，不会出现消费者通过商标标识识别商品来源的可能性，也就不会造成混淆。商标标示没有发挥商标的作用，所以不构成商标法上的“使用”。即将在今年5月1日起实施的修改的《商标法》专门界定了“商标的使用”这个概念，根据该法第四十八条规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。在这个概念中强调了商标使用须为“用于识别商品来源的行为”，法院也将在5月1日之后把是否属于“用于识别商品来源的行为”作为判断是否构成侵犯商标权的要素。而涉外贴牌加工行为显然在国内没有用于识别商品来源，而是用于国外识别商标来源，不应该构成侵犯商标权。

（编辑：应用网_镇江站长网）

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